7.5. Особенности заключения и исполнения договоров на передачу ноу-хау
Ноу-хау представляет собой непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт конфиденциального характера. Законодательство Республики Беларусь, как и большинства других государств, относит ноу-хау (секреты производства) к объектам интеллектуальной (ст. 980 ГК), а именно промышленной (ст. 998) собственности. Однако в отличие от запатентованного изобретения, ноу-хау не пользуется особой правовой охраной со стороны государства, и поэтому формой защиты подобной информации является коммерческая тайна.
Ст. 983 ГК Республики Беларусь исключает ноу-хау из числа объектов интеллектуальной собственности, правомерное использование которых может осуществляться только автором или с согласия автора. Однако лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими ноу-хау, имеет право на защиту этих сведений от незаконного использования (ст. 1010).
Лицо, правомерно обладающее секретом производства (ноу-хау), вправе передать его по договору (ст. 1012). Ввиду сложности предмета договора и нюансами, предполагающими обеспечение режима секрета (коммерческой тайны), составление такого контракта является не таким уж простым делом.
В настоящее время сделки на передачу ноу-хау оформляются, как правило, с использованием типовых контрактов или проформ, разрабатываемых крупнейшими национальными и международными организациями, что значительно облегчает их подготовку и реализацию.
К типовым контрактам относятся, в частности, «Руководство по выработке договора о международной передаче производственного опыта и знаний в машиностроении», разработанное ЕЭК ООН, «Практическое руководство по подготовке контрактов на ноу-хау», разработанное Организацией по европейским связям в металлургической промышленности и др.
Лицензионные сделки на передачу технической информации могут оформляться как самостоятельным договором, так и в качестве составной части комплексной сделки, предусматривающей одновременно продажу патентной лицензии и машинотехнической продукции либо продажу лицензии на осуществление хозяйственных работ (строительство объекта «под ключ», инжиниринговые услуги, работы в рамках научно-технической кооперации и т.д.).
Договор на передачу ноу-хау предусматривает обязательство лицензиата (экспортера) предоставить импортеру в установленном виде техническую информацию, содержащую сведения о передаваемых знаниях и опыте, для использования последним за определенное вознаграждение, на условиях и в пределах, определенных в контракте.
Основная обязанность лицензиара по передаче информации сопровождается обычно рядом дополнительных обязанностей. К ним относятся, например, оказание лицензиаром технической помощи лицензиату в производственном использовании передаваемой информации; поставка машин, оборудования, сырья и материалов для обеспечения применения передаваемых технологий; взаимные обязательства сторон по обмену технологическими усовершенствованиями, относящимися к объекту контракта и т.д. Эти обязанности могут устанавливаться в отдельном договоре с указанием на взаимосвязь контрактов.
Передача информации типа ноу-хау по договору может предусматриваться в виде:
- технической документации, включая чертежи, рабочие проекты, схемы, технико-экономические обоснования, технологические карты, статистические расчеты, диаграммы, формулы, рецепты и т.д.;
- устной информации, которая может сопровождаться наглядной демонстрацией. В процессе передачи информации сообщаются технические сведения, передается производственный опыт, мастерство, навыки и приемы работы;
- изготовления образцов технических объектов, изделий в целом или их элементов, ознакомление с которыми раскрывает заложенные в них конструктивные или рецептурные решения.
Выбор формы передачи информации, применяемой отдельно или совместно с иными формами, определяется в каждом случае конкретными обстоятельствами.
Серьезного внимания в подобных следках заслуживает точное определение
содержания ноу-хау, тем более что оно, как правило, не публикуется и может быть установлено только из текста договора. Кроме того, необходимо тщательно определить права и обязанности сторон, характер и объем предоставляемых импортеру прав по реализации предаваемых знаний и опыта, а также возможности их применения и передачи третьим лицам на договорной территории.
Во всех контрактах, как правило, ставятся ограничительные условия реализации ноу-хау, т.е. определяются границы
производственных и
коммерческих форм применения информации и объемов ее использования, а также территории использования и сроков реализации.
Производственное применение ноу-хау означает изготовление продукции по лицензии или использование технологии, а
коммерческое – продажу полученной по контракту лицензии на внутреннем рынке импортера, на части его территории или на территории других государств, т.е. в так называемой «экспортной зоне». При этом объем реализации полученной информации определяется количественными показателями, например, максимально допустимыми квотами производства и торговли продукцией, полученной на основе ноу-хау.
Специфической особенностью договора на передачу ноу-хау является
условие о конфиденциальности использования импортером передаваемой технической информации, являющейся производственной или коммерческой тайной. Такое условие вводится по требованию лицензиара во избежание разглашения информации и, соответственно, обесценения объекта. Условие конфиденциальности (секретности) предполагает, во-первых, обязанность импортера не разглашать полученные сведения, т.е. не делать их общедоступными, известными неопределенному кругу лиц каким-либо способом – как печатным, так и устным. Во-вторых, лицензиат обязуется не передавать эти сведения без предварительного согласия лицензиара ни на коммерческих началах, ни безвозмездно в пользование третьих лиц.
Необходимые исключения могут быть установлены для конкретного перечня лиц, допускаемых к ознакомлению с ноу-хау, например, сублицензиатов, партнеров по кооперации, сотрудников филиалов и др.
Особое значение имеют договорные
условия о гарантиях лицензиара, относящиеся к технико-экономическим и юридическим аспектам отношений сторон. Речь идет, прежде всего, о распределении между ними коммерческих рисков.
При ведении коммерческих переговоров, как правило, возникает необходимость обеспечить защиту интересов владельца ноу-хау, не допуская невольного раскрытия сущности производственного секрета. Это достигается заключением предварительного, или
опционного, соглашения, обязывающего получателя информации не использовать и не разглашать ее до момента подписания контракта и предусматривающего имущественную ответственность за нарушение соглашения.
Толочко, О.Н. Международная охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие. – Минск : РИВШ, 2018. – 204 с.