7.4. Передача прав на объекты промышленной собственности

Согласно ст. 11 Закона о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, договоры о передаче прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец могут быть подразделены на три категории:
- договоры об уступке права;
- договоры о передаче права на использование объекта или лицензионные договоры;
- договоры о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом.Кроме того, как любые другие имущественные права, права на изобретение, полезную модель и промышленный образец могут быть также объектом правопреемства, например, по наследству.

В случае заключения договора об уступке права первоначальный правообладатель полностью утрачивает имущественные права на охраняемый объект. Все исключительные права переходят к новому правообладателю. Однако следует иметь в виду, что личные неимущественные права являются неотчуждаемыми и во всех случаях остаются за автором изобретения, полезной модели или промышленного образца. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона Республики Беларусь о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы право авторства (право признаваться автором) неотчуждаемо, непередаваемо и охраняется бессрочно.

Имущественный характер прав, удостоверяемых патентом, позволяет закладывать такие права в обеспечение кредита или иного обязательства. В случае неисполнения обязательства, обеспеченного залогом, исключительные права на заложенный объект промышленной собственности могут перейти к другому лицу в порядке, установленном гражданским и гражданско-процессуальным (хозяйственно-процессуальным) законодательством.

Несомненно, самым распространенным видом сделок с объектами промышленной собственности является лицензионный договор или договор о передаче права на использование охраняемого объекта.

В соответствии со ст. 985 ГК выражение «лицензионный договор» используется во всех случаях передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включая такой специфический объект как ноу-хау. Поэтому говорят о «патентных» и «беспатентных» лицензиях, подразумевая под последними договоры о передаче ноу-хау.

Таким образом, любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о передаче права на использование (лицензионный договор). 

При этом согласно Закону лицензионный договор, договор уступки патента, договор о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом, должны быть зарегистрированы в патентном органе, и без такой регистрации считаются недействительными. Регистрируются в патентном органе (Национальном центре интеллектуальной собственности) также любые изменения в зарегистрированный лицензионный договор (ч. 6 ст. 36 Закона). Регистрация договоров на передачу патентных прав – общемировая практика. Это следует из регистрационного характера охраны объектов промышленной собственности: охрана предоставляется только тем объектам, на которые патентный орган выдал соответствующие охранные документы.

В международной торговой практике выделяют «чистые» и «сопутствующие» лицензии, разница между которыми состоит в том, что в последнем случае лицензионный договор сопровождает основной контракт на строительство предприятия, поставку оборудования, оказание консультационных услуг и т.п., и в правовом отношении зависит от этого основного контракта.

Различают также простую и исключительную лицензии. Как и в случае с авторскими и смежными правами, простая лицензия дает возможность лицензиару продавать аналогичные лицензии другим лицензиатам, а также самостоятельно производить и сбывать продукцию, содержащую запатентованный объект на любом рынке. Исключительная лицензия дает лицензиату монопольное право на ее использование в пределах определенной территории, включая перепродажу другим лицам.

Если охраняемый объект (например, патент на изобретение) принадлежит совместно нескольким лицам, то продажа прав на такой объект возможна только при достижении соглашения между ними. В противном случае каждый из совместных правообладателей может самостоятельно использовать охраняемый объект, однако заключить лицензионный договор или договор об уступке патента он не вправе (ч. 7 ст. 36 Закона о патентах).

Если по каким-либо причинам патентообладатель не хочет самостоятельно искать покупателей на принадлежащий ему объект промышленной собственности, закон позволяет ему выдать так называемую «открытую лицензию». Открытая лицензия представляет собой предоставляемое любому лицу право использовать охраняемый объект на условиях простой (неисключительной) лицензии. Процедура выдачи открытой лицензии сводится к обращению патентообладателя в патентный орган со специальным ходатайством, которое публикуется в печати. Для стимулирования такого поведения правообладателей в закон введена норма о снижении на 50 % пошлины за поддержание патента в силе, начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления (ст. 263 Налогового кодекса Республики Беларусь). Любое лицо, желающее использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

Если патентообладатель не использует или недостаточно использует изобретение в течение пяти лет с даты выдачи патента (полезную модель, промышленный образец в течение трех лет), то любое лицо, которое желает и готово использовать запатентованный объект может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Такая лицензия будет предоставлена ему судом с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей, за исключением случая, если патентообладатель докажет в суде, что неиспользование или недостаточное использование охраняемого объекта обусловлено уважительными причинами.

В отношении товарных знаков закон предусматривает возможность заключения договора об уступке права на товарный знак и договора о передаче права на использования товарного знака. Что касается залога прав на товарный знак, то по смыслу действующего законодательства он, очевидно, недопустим. И дело не только в том, что в Законе о товарных знаках и знаках обслуживания не предусматривается возможность залога исключительных прав на товарный знак по аналогии с патентами: само по себе молчание законодателя еще не означает запрет на заключение такого договора. Однако сам характер товарного знака как объекта промышленной собственности и те функции, которые он в себе несет (информация об источнике происхождения товара, об определенном качестве, присущем товару именно данного производителя) предполагает, что принудительная передача данного объекта другим лицам, например, кредиторам владельца знака, противоречит смыслу законодательства о товарных знаках.

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь о товарных знаках, право на товарный знак может быть уступлено владельцем по договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Однако уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждениепотребителя относительно товара или его изготовителя. Таким образом, при государственной регистрации договора об уступке права на товарный знак, данный договор проверяется регистрирующим органом на предмет возможных последствий такой уступки в отношении потребителя товара, маркированного этим знаком.

Право на коллективный знак вообще не может быть уступлено другим лицам. Это связано с характером коллективного знака: он принадлежит ассоциации производителей, и использование его любым лицом возможно лишь при условии вступления такого лица в данную ассоциацию и подчинения его специально разработанному положению о коллективном знаке.

Как уже указывалось, право на использование товарного знака может быть предоставлено его владельцем другому лицу по лицензионному договору для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. При этом лицензионный договор обязательно должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 23 Закона о товарных знаках).

Аналогично регулируется вопрос о передаче права на использование топологий интегральных микросхем. Согласно ст. 7 Закона о правовой охране топологий, исключительное право на использование топологии может быть передано автором или иным правообладателем полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору. Как и в случаях с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками, договор передачи исключительного права на использование топологии полностью (договор уступки права), а также лицензионный договор регистрируются в патентном органе и без регистрации считаются недействительными.

Возможна передача по договору права на патент и права на использование сорта растения. Указанная передача оформляется соответственно договором об уступке патента либо лицензионным договором, которые должны быть зарегистрированы в патентном ведомстве.

Совершенно иначе обстоит дело с географическими указаниями. Это единственный объект промышленной собственности, исключительные права на который не могут передаваться иным лицам по договору. Статья 13 Закона о географических указаниях прямо запрещает использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «вид», «род», «тип», «стиль», «имитация» и тому подобными». Соответственно запрещаются уступка права пользования географическим указанием и предоставление права пользования им на основании лицензии.

Международный характер торговли правами на объекты промышленной собственности требует решения вопроса о праве, применимом к соответствующим контрактам, а также о порядке разрешения споров. В этой связи желательно предусмотреть в тексте контракта оговорку о применимом праве и оговорку о порядке разрешения споров. Составляя контракты на передачу объектов интеллектуальной собственности или товаров, содержащих такие объекты, за рубеж, необходимо иметь в виду территориальный характер предоставляемой патентами и регистрационными свидетельствами охраны: она не предоставляется в тех странах, для которых нет действующих (поддерживающихся в силе) охранных документов.